Recurs d'apel·lació sobre nul·litat de marca i mala fe en el registre de noms comercial

Sentència

Magistrats

Jaume Tor Porta Vincent Aniére Carles Cruz Moratones

SENTÈNCIA 000016-2026 DE 10/02/2026

Ponent : Sr. Jaume TOR PORTA

Data : 10/02/2026

Sala : Tribunal Superior de Justícia - Sala Civil

Referència : TSJC.- 0000140/2025

Nig : 5300542120190001673

SENTÈNCIA 000016/2026

PARTS:

Apel·lant: ORG_1

Representant: Sra. Galván

Advocat: Sr. Ribes

Apel·lat: ORG_2

Representant: Sra. Manzanares

Advocat: Sr. Canales

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Jaume TOR PORTA

Magistrats: Sr. Vincent ANIÈRE

Sr. Carles CRUZ MORATONES

OBJECTE: Marques, la mala fe en el registre inicial no constitueix una causa autònoma de nul·litat.

Andorra la Vella, 10 de febrer del 2026

En nom del Poble Andorrà.-

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume TOR PORTA, el qual expressa el parer del Tribunal.

Antecedents de fet

ANTECEDENTS DE FET

1.- El 2 de juliol del 2019, la representació processal de la societat ORG_1 formulava contra la societat ORG_2 demanda en nul·litat de la marca "ORG_3" registrada a l'OMPA per aquesta amb número de registre 39536, amb imposició de les costes ocasionades.

2.- El dia 16 de juliol del 2019, la representació processal de la societat ORG_2 articula amb caràcter previ excepció dilatòria de manca de jurisdicció o d'incompetència jurisdiccional, i petició d'inadmissió de la demanda per incompliment dels requisits previs contemplats a l'article 4.3 de la Llei de Marques, i subsidiàriament, i en l'eventualitat de no prosperar les anteriors peticions, formulava amb caràcter peremptori excepció de jurisdicció o d'incompetència jurisdiccional. De manera més subsidiària, contestava a la demanda formulada de contrari oposant-se al triomf de les pretensions articulades de contrari, demanant en tots els supòsits que les costes s'imposessin a la part actora.

3.- Per resolució de data 26 de juliol del 2019, entre altres es decidia no admetre les excepcions plantejades per la societat ORG_2 com a dilatòries, considerant-se les mateixes com a peremptòries a resoldre en la mateixa sentència, una volta les parts hagin pogut practicar prova.

4.- Per aute de 18 de novembre de 2019 es decidia l'acumulació al present procediment de l'assumpte 10000502/2019. En aquest procediment, el 4 de novembre del 2019, la representació processal de la societat ORG_2 formulava demanda de declaració de nul·litat de la marca núm. 40311 "ORG_3", registrada en data 18 de juliol de 2019 per la societat ORG_1, per tots aquells serveis i productes designats en la marca núm. 39536 "ORG_3", registrada per la societat ORG_2 amb anterioritat, i de petició de prohibició per a la societat ORG_1, de lesionar els drets que deriven de la titularitat de la marca núm. 39536 "ORG_3" registrada a nom de la societat ORG_2; interessant que es dicti sentència en aquest sentit, incloent-hi la imposició de les costes processals causades a la part adversa.

5.- El 3 de maig del 2022, la representació processal de la societat ORG_1 contestava la demanda articulada per ORG_2 demanant es dictés Sentència desestimant-la i imposant a la part demandant el pagament de les costes ocasionades.

6.- Practicats els diferents mitjans de prova sol·licitats per les parts litigants i evacuats els respectius escrits de conclusions, el 31 de març del 2025 requeia Sentència amb la següent part decisòria:

"Primer.- Desestimar la demanda formulada en data 2 de juliol del 2019 per la societat ORG_1 contra la societat ORG_2.

Segon.- Estimar la demanda interposada en data 4 de novembre del 2019 per la societat ORG_2 contra la societat ORG_1.

Tercer.- Declarar la nul·litat del registre de marca núm. 40311 de data 18 de juliol del 2019 a nom de la societat ORG_1, respecte als serveis de les classes 09, 41 i 43; tot prohibint a la societat ORG_1 l'ús de la referida marca "ORG_3" al Principat d'Andorrà en les categories 09, 41, 43, registrades per la societat ORG_2 de conformitat amb les disposicions de l'article 14 de la Llei de marques.

Quart.- Fer imposició de les costes judicials ocasionades, en la forma prevista al Sisè. Fonament Jurídic de la present resolució judicial.

Cinquè.- Que es procedeixi, una volta esdevingui definitiva la present resolució, a cursar el corresponent ofici a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, als efectes d'inscripció de la present resolució en els termes de l'article 26.4 de la Llei de marques".

7.- La representació processal de la societat ORG_1 ha formulat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió, demanant es dicti Sentència en aquesta alçada que, revocant la d'instància, aculli les pretensions contingudes en el seu escrit rector i desestimi les pretensions de la contrapart amb imposició de les costes ocasionades.

El recurs d'apel·lació es fonamenta en un pretès error en la valoració de la prova i en la infracció de la normativa aplicable per part de la sentència recorreguda, en particular de la Llei de marques, que no hauria estat interpretada ni aplicada de manera correcta a la vista dels fets acreditats en les actuacions.

Defensa concretament que la resolució impugnada partia d'una premissa errònia quan considerava que la reserva del nom comercial "Casino de les Valls" havia caducat al cap de tres mesos, quan, d'acord amb l'article 28 bis de la Llei 12/2013, introduït per la Llei 16/2018 i vigent en el moment dels fets, la durada legal de la reserva era de sis mesos. En conseqüència, la reserva emesa el 24 de setembre de 2018 mantenia la seva vigència fins al 23 de març de 2019.

Afegia que la indicació continguda en el certificat administratiu respecte de la durada de la reserva constituïa un error material que no podia prevaldre sobre una norma legal imperativa. Malgrat això, la sentència no analitzava aquest extrem ni valorava adequadament la prova documental aportada, tot i tractar-se d'un element determinant per a la resolució del litigi.

Continuava indicant que en el moment en què la societat Lleure 3D, SAU va sol·licitar el registre de la marca "Casino de les Valls", el 3 de gener de 2019, la reserva de nom comercial de ORG_1 continuava plenament vigent, fet que li conferia un dret anterior protegit per l'article 3.2.c de la Llei de marques i que impedia legalment el registre posterior de la marca per part d'un tercer.

A més, el registre de la marca per part de Lleure 3D, SAU intervenia després d'haver quedat segona en el concurs per a l'adjudicació de la llicència de casino i d'haver interposat recurs administratiu i jurisdiccional contra l'adjudicació, la qual cosa evidenciava, al seu criteri, una actuació instrumental, mancada d'interès legítim real i orientada exclusivament a perjudicar la societat adjudicatària. Segons argumenta, aquesta conducta resultava contrària al principi de bona fe i a l'ordre públic i els bons costums, ja que el registre de la marca no respon a una finalitat comercial legítima sinó a una estratègia obstructiva, sostenint que la sentència recorreguda no efectuava cap anàlisi d'aquestes circumstàncies, tot i haver estat expressament al·legades i provades.

Igualment, considera que concorria una extralimitació del dret subjectiu constitutiva d'abús de dret i mala fe, atès que Lleure 3D, SAU utilitza el registre de marca de manera antisocial i lesiva per a un tercer, sense veritable interès propi, amb l'única finalitat de provocar un dany i generar un incompliment aparent dels requisits del concurs.

Finalment, manté que s'ha de tenir en compte la notorietat de la denominació "Casino de les Valls" en el context específic del concurs públic, coneguda pels participants i reconeguda per la mateixa Lleure 3D, SAU, notorietat que reforça l'existència d'un dret anterior a favor de ORG_1 i que impedeix el registre posterior de la marca controvertida.

8.- La representació processal de la societat ORG_2 s'ha oposat al recurs d'apel·lació articulat demandant la seva desestimació amb confirmació íntegra de la resolució dictada per la Batllia i imposició a la part recurrent de les costes ocasionades, defensant fonamentalment el següent:

Assenyala, en primer terme, que una part substancial dels arguments del recurs són qüestions noves que no van ser plantejades en primera instància, en particular pel que fa a la suposada vigència de sis mesos de la reserva de nom comercial. Al seu criteri això vulnera el principi de contradicció i el dret a la prova, i comporta la inadmissibilitat d'aquests motius en apel·lació, d'acord amb el règim processal vigent.

D'altra banda, es posa de manifest que el certificat de reserva de nom comercial emès el 24 de setembre de 2018 constitueix un acte administratiu ferm i definitiu, que no va ser objecte de recurs en via administrativa dins del termini legalment establert i que, en conseqüència, gaudeix de presumpció d'exactitud. La jurisdicció civil no és competent per revisar o corregir el contingut d'aquest acte, competència que correspon exclusivament a la jurisdicció administrativa.

En qualsevol cas, fins i tot admetent la tesi de la recurrent, sosté que una simple reserva de denominació comercial no equival a un nom comercial registrat ni genera un dret anterior a protegir a l'empara de l'article 3.2.c de la Llei de marques, atès que només el registre efectiu confereix drets exclusius davant de tercers.

Així mateix, es rebutja l'existència de risc de confusió o d'associació en la ment del públic, ja que la denominació "Casino de les Valls" no ha estat utilitzada comercialment per ORG_1, que explota el seu establiment sota una marca completament diferent, fet que exclou qualsevol notorietat real o reconeixement públic de la denominació invocada.

Pel que fa a la pretesa contrarietat de la marca a l'ordre públic o als bons costums, es defensa que el signe "Casino de les Valls" és lícit, genèric i descriptiu, i que no conté cap element ofensiu ni contrari als valors socials o institucionals. La Llei de marques només permet la nul·litat quan la contrarietat deriva de la naturalesa intrínseca del signe, i no pas de valoracions subjectives sobre la conducta o les intencions del sol·licitant.

En la mateixa línia, s'assenyala que ni la mala fe ni l'abús de dret constitueixen causes de nul·litat del registre de marca en l'ordenament jurídic andorrà, en absència d'una previsió legal expressa, i que la doctrina invocada per la recurrent no pot suplir aquesta manca de fonament normatiu.

Finalment, es conclou que l'actuació de Lleure 3D, SAU ha estat legítima, transparent i conforme a dret, orientada a la defensa dels seus interessos i a la fiscalització del compliment del plec de bases del concurs, sense que concorrin elements de mala fe, abús de dret ni vulneració de l'ordre públic. Per tot això, s'interessa la desestimació total del recurs d'apel·lació, la confirmació de la sentència recorreguda i la condemna en costes de la part apel·lant.

Fonaments de dret

FONAMENTS DE DRET

Primer.- En el present procediment, es troben acumulades les pretensions de nul·litat de la marca "ORG_3".

La Sentència rebutja l'excepció de manca de jurisdicció articulada pels demandats, destacant que no es qüestiona la validesa d'un acte administratiu sinó la titularitat preferent d'un dret registral.

Així mateix, la Batllia descarta la inadmissibilitat de la demanda per incompliment dels requisits de l'article 4.3 de la Llei de marques, en considerar que la notorietat d'una marca pot ser examinada en el mateix procediment de nul·litat i que la manca d'aportació inicial de la sol·licitud de registre no justifica una resposta processal tan severa, atès que el requisit va quedar degudament esmenat durant la tramitació sense generar indefensió.

Pel que fa al fons de l'assumpte, la resolució conclou que la mala fe i l'abús de dret no constitueixen causes autònomes de nul·litat del registre de marca en l'ordenament jurídic andorrà, en absència de previsió legal expressa. En aquest sentit, es rebutja la invocació de jurisprudència estrangera, en particular de l'àmbit espanyol i europeu, recordant que només són aplicables al Principat la seva legislació, els seus usos i costums i la seva pròpia jurisprudència.

Quant a la invocació d'un dret anterior basat en una reserva de nom comercial, la Sentència declara que aquesta només genera protecció mentre es troba vigent. Un cop transcorregut el termini legal de sis mesos previst a l'article 28 bis de la Llei del comerç, la reserva decau automàticament i s'extingeix el dret preferent que podria emparar l'article 3.2.c de la Llei de marques, sense que l'ordenament jurídic reconegui cap continuïtat o pròrroga tàcita mitjançant reserves successives.

En aplicació d'aquests criteris, es constata que en la data en què Lleure 3D, SAU va registrar la marca "Casino de les Valls", el 3 de gener de 2019, la reserva de nom comercial de ORG_1 ja havia caducat, de manera que aquesta societat no gaudia de cap dret anterior susceptible de ser lesionat per aquell registre.

Tampoc prospera la tesi de la notorietat de la marca invocada per ORG_1, atès que no ha quedat acreditat que la denominació "Casino de les Valls" fos notòriament coneguda pel públic andorrà amb anterioritat al registre de la marca per part de Lleure 3D, SAU. El coneixement intern derivat de la participació conjunta en un concurs públic no és suficient per satisfer les exigències probatòries de l'article 3.2.b de la Llei de marques.

Finalment, la Sentència conclou que el registre posterior efectuat per ORG_1 l'any 2019 sí que lesiona el dret anterior derivat del registre de la marca de Lleure 3D, SAU, motiu pel qual declara la nul·litat parcial de la marca registrada per ORG_1 en les classes coincidents, prohibeix el seu ús en aquests àmbits i imposa a aquesta societat les costes del procediment, en aplicació del criteri del venciment

Segon.- Antecedents d'interès

Les societats avui litigants participaven en el concurs internacional convocat per a la instal·lació i explotació d'un casino al Principat d'Andorra, publicat al BOPA de 13 de juliol de 2017. D'acord amb el plec de bases que regia aquest procediment, s'exigia a les entitats postulants la presentació i reserva del nom comercial sota el qual havia d'operar l'explotació del casino. En compliment d'aquest requisit, la societat ORG_1 va concórrer amb la denominació "ORG_3", vinculada a una marca registrada per a serveis de la classe 42 (serveis a internet), mentre que la societat ORG_2 ho feia amb el nom i la marca "ORG_0".

La primera fase del concurs fou adjudicada a la mercantil ORG_1, iniciant-se durant el mes de juliol de 2018 la segona fase del procediment, adreçada a l'atorgament a l'adjudicatari de la llicència de classe A necessària per a l'explotació efectiva d'un casino.

En el decurs d'aquesta segona fase, ORG_1 va efectuar una nova reserva del nom comercial "ORG_3", atorgada el 24 de setembre de 2018 amb caducitat el 23 de desembre de 2018, i posteriorment una altra reserva concedida el 17 de gener de 2019 amb vigència fins al 28 d'abril de 2019. Tanmateix, en el període comprès entre la caducitat de la segona reserva, produïda el 23 de desembre de 2018, i la data en què ORG_1 sol·licitava per tercer cop la reserva del mateix nom comercial, el 17 de gener de 2019, la societat ORG_2 -classificada en segona posició en el concurs- procedia al registre de la marca "ORG_3", el dia 3 de gener de 2019, amb el número 39536, per a la classe 41 (explotació de casino) i altres categories estretament vinculades a l'àmbit del joc, concretament les classes 9 i 43.

Posteriorment, mitjançant resolució de data 30 de gener de 2019, el Consell Regulador del Joc denegava a la societat ORG_1 l'obtenció de la llicència de casino per quant no es trobava en disposició de garantir el dret sobre la marca indicada. Coetàniament, per resolució de data 13 de març de 2019 dictada pel Ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, en funcions, es va declarar nul·la i es va revocar la inscripció del nom comercial corresponent a la reserva "ORG_3", assentament número 23959 del Registre de Comerç i Indústria, inscrita a favor de ORG_1. Aquestes dues darreres resolucions van ser recorregudes per la via administrativa.

Això no obstant, en data 18 de juliol de 2019, la societat ORG_1 va procedir al registre davant l'Oficina de Marques i Patents d'Andorra de la marca núm. 40311 "ORG_3", per a les classes 09, 28, 41, 42, 43 i 45.

Convé, tanmateix, ressaltar que per Acord de data 4 de setembre de 2020, el Consell d'Administració del Consell Regulador del Joc va acordar, entre altres, atorgar a la societat ORG_1 la llicència de classe A número A-1/20 i el 2 de març del 2023 es concedia la llicència d'obertura i funcionament. Un cop produïda l'adjudicació, es van mantenir converses amb l'òrgan regulador amb la finalitat que el Govern cedís l'ús de la denominació "Gran Casino d'Andorra", acord que finalment es va assolir. Posteriorment, la societat ORG_1 va optar per explotar l'establiment sota la marca "UNNIC", decisió que va ser expressament acceptada pel Consell Regulador del Joc.

Tercer.- Vigència de la reserva del nom comercial de 24 de setembre del 2018

La part apel·lant dedica l'apartat 3 del recurs a defensar la plena vigència de la reserva del nom comercial realitzada el 24 de setembre del 2018, sostenint per això que segon l'art. 28 bis de la Llei 12/2013 del comerç introduït per la Llei 16/2018 la validesa de la reserva era de 6 mesos. Entén així que la menció a 3 mesos que es contenia en el certificat era un error flagrant atès que per imperatiu legal aquell certificat tenia validesa fins al 23 de març del 2019 i no fins al dia 28 de desembre de 2018, sense que el dia 3 de gener del 2019, ORG_2 hagués pogut presentar la sol·licitud tal com ho va fer.

Respecte d'aquest argument s'ha de convenir amb la representació processal de la part apel·lada que ha estat introduït per primer cop en aquesta alçada per la part demanant, sense que s'hi hagués fet la més mínima menció per la societat demandant en la instància menystenint la regla clàssica "pendente apelatione nihil inovetur" que el legislador va incorporar en l'art. 330.2 del CPC que resa: "En la segona instància les parts no poden formular peticions, fer valer fonaments de fet o de dret, o proposar proves que no ho hagin estat en la primera instància, llevat que al·leguin fets nous o de nova notícia o proposin la pràctica de proves d'acord amb el que estableix aquesta secció". En aquesta situació tals al·legacions clarament extemporànies no podran ser valorades perquè en definitiva menystindrien el dret d'audiència, contradicció plena i defensa de la part demandada.

Quart.- Pel que fa a la invocada limitació dels drets subjectius, així com a la mala fe i a l'abús de dret que es projecten sobre les condicions en què ORG_2 va procedir a l'enregistrament de la marca controvertida.

En aquest motiu del recurs la recurrent introdueix dos arguments diferents que examinarem per separat.

A.- Nul·litat de la marca per ser contrària a l'ordre públic i als bons costums.

La part recurrent sosté que l'actuació de ORG_2, definida com a realitzada de mala fe, seria per si mateixa constitutiva d'una vulneració de l'ordre públic i dels bons costums, la qual cosa hauria de determinar la nul·litat de la marca litigiosa. Aquest plantejament, tanmateix, no pot ser acollit en els termes en què és formulat.

Cal recordar, en primer lloc, que la prohibició de registrar signes contraris a l'ordre públic o als bons costums respon a una finalitat específica i delimitada: impedir l'accés al registre de marques el contingut de les quals resulti incompatible amb els valors fonamentals de l'ordenament o amb els criteris ètics i socials bàsics comunament acceptats. Es tracta, doncs, d'un control que recau sobre el signe en si mateix, sobre el seu contingut objectiu i sobre l'impacte que aquest pot produir en el conjunt de la societat, i no pas sobre les motivacions subjectives o les estratègies competitives que hagin pogut presidir la seva sol·licitud o el seu enregistrament.

En aquest sentit, l'ordre públic i els bons costums constitueixen conceptes jurídics indeterminats de naturalesa excepcional, cridades a operar únicament en aquells supòsits en què el signe, pel seu significat, per la seva càrrega simbòlica o pel missatge que transmet, entra en conflicte directe amb principis essencials de convivència social o amb normes bàsiques de moral col·lectiva. No qualsevol conducta deslleial o reprovable en el procés d'adquisició del dret pot ser reconduïda a aquests conceptes sense desnaturalitzar-ne el sentit i ampliar-los més enllà del seu àmbit propi.

En el cas que ens ocupa, no s'ha posat de manifest que la denominació controvertida contingui elements ofensius, indecorosos, discriminatoris o contraris als valors fonamentals de l'ordenament. El signe, considerat en si mateix, no vulnera cap principi d'ordre públic ni cap estàndard bàsic de moralitat social, ni resulta apte per provocar rebuig o escàndol en el públic al qual s'adreça. La crítica de la recurrent no s'adreça, doncs, al contingut del signe, sinó exclusivament al comportament de la part sol·licitant en el moment de l'enregistrament.

Això posa de manifest una confusió conceptual que cal dissipar: la mala fe en l'enregistrament, per bé que pugui ser jurídicament rellevant en altres àmbits, no és assimilable, sense més, a una vulneració de l'ordre públic o dels bons costums. Aquests conceptes no estan destinats a sancionar conductes competitives deslleials ni estratègies obstructives entre operadors econòmics, sinó a preservar interessos generals de caràcter superior, aliens a la lògica estrictament intersubjectiva del conflicte.

B.- Nul·litat de la marca per extralimitació els drets subjectius: abús de dret i mala fe.

La bona fe constitueix un principi rector de l'actuació jurídica, amb una projecció transversal que informa tots els sectors de l'ordenament i que opera com a criteri de control de l'exercici dels drets subjectius. Com a principi general, la bona fe es presumeix; però aquesta presumpció no és absoluta ni incondicionada, sinó que pot resultar desvirtuada quan l'anàlisi del conjunt de circumstàncies objectives que envolten una determinada actuació permet inferir que aquesta s'ha dut a terme al marge dels estàndards mínims de lleialtat exigibles en el tràfic jurídic. I és precisament aquesta conclusió la que s'imposa en el supòsit que ens ocupa, en què els elements probatoris obrant en les actuacions condueixen a descartar que les condicions en què ORG_2 va procedir a l'enregistrament de la marca "ORG_3" s'ajustessin a aquest cànon elemental de comportament jurídicament exigible.

En efecte, consta de manera fefaent que la denominació indicada havia estat prèviament reservada per ORG_1, que no sols n'havia assegurat la disponibilitat formal futura, sinó que l'havia incorporada com a element identificador essencial de la seva candidatura al concurs públic per a l'adjudicació del Casino. Consta igualment que ORG_2, concurrent en el mateix procediment i plenament coneixedora del context competitiu en què aquest es desenvolupava, va optar per presentar-s'hi sota una denominació completament diferent ("ORG_0").

Malgrat això, i aprofitant un lapse temporal breu en què ORG_1 no va renovar la reserva del signe "ORG_3", ORG_2 va inscriure al seu nom la marca amb què la seva competidora havia concorregut al concurs, sense que de la prova practicada se'n desprengui que n'hagi fet mai cap ús efectiu. Aquest comportament, analitzat en el seu conjunt i inserit en el context competitiu en què es produeix, no pot ser descrit com una actuació neutra, sinó que revela un ús instrumental del mecanisme registral, desvinculat de la funció pròpia que informa el dret de marca com a instrument de distinció empresarial.

En realitat, l'única explicació raonable d'aquesta conducta s'ha de situar només en la voluntat de dificultar, o fins i tot frustrar, la viabilitat de la candidatura de ORG_1 en el concurs del Casino, en el qual ambdues societats concorrien com a competidores directes. En aquestes circumstàncies, tot condueix a concloure que l'enregistrament de la marca per part de la societat demandada va intervenir de mala fe, amb una clara intenció de perjudicar els interessos d'una empresa competidora.

Ara bé, un cop establerta amb tota claredat la concurrència de la mala fe en el pla material, el debat ha de ser reconduït al terreny que és propi del control jurisdiccional: el de les conseqüències jurídiques que l'ordenament associa a aquest tipus de comportaments. I és en aquest punt on escau convenir amb la resolució d'instància que la vigent Llei de marques andorrana no configura expressament la mala fe en l'enregistrament com a causa autònoma de nul·litat del dret registral, sinó que la contempla únicament com a factor determinant de la imprescriptibilitat de l'acció de nul·litat relativa quan aquesta és exercida pel titular d'un dret anterior, d'acord amb el que disposa l'article 26.5.

Aquesta opció normativa no és exclusiva del Principat d'Andorra, sinó que respon a un plantejament compartit en el seu moment per diversos ordenaments del nostre entorn i que davalla del model establert per la Directiva 89/104/CEE, de 21 de desembre de 1988, norma que sigui dit de passada va inspirar clarament el nostre legislador. En l'article 3, apartat 2, lletra d), la Directiva va optar deliberadament per un règim facultatiu, deixant a criteri de cada Estat la decisió d'elevar la mala fe, entesa com a concepte autònom, en l'enregistrament a causa de rebuig de la sol·licitud o de nul·litat de la marca ja inscrita. El dret europeu no imposava, doncs, una solució uniforme, sinó que reconeixia als ordenaments interns un marge d'opció normativa en aquesta matèria.

Aquesta configuració explica que determinats ordenaments del nostre entorn jurídic optessin inicialment per no incorporar la mala fe com a motiu autònom de nul·litat del dret marcari. Així, a Espanya, no va ser fins a la promulgació de l'article 51.1.b) de la Llei 17/2001, de marques, que aquesta opció va ser expressament revisada. Durant tot el període anterior, i també durant la fase transitòria derivada de l'entrada en vigor del nou marc normatiu, la doctrina reiterada del Tribunal Suprem espanyol va ser la de negar la viabilitat d'una declaració de nul·litat relativa fonamentada exclusivament en la mala fe en la inscripció del signe (vegeu per exemple les Sentències 104/2009, de 26 de febrer; 45/2014, de 19 de febrer, o 515/2012, de 16 de gener).

I aquesta mateixa solució ha de ser aquella que imperi en el nostre país. En efecte, no es pot obviar, que el dret de marques es construeix sobre una ponderació estructural entre, d'una banda, la necessitat de reprimir conductes abusives o deslleials que desnaturalitzen la funció distintiva del signe i, de l'altra, l'exigència de preservar l'estabilitat del registre i la confiança legítima que aquest ha de generar en els operadors jurídics i econòmics. Aquesta tensió només pot ser resolta de manera equilibrada mitjançant regles clares i previsibles, i no a través de solucions casuístiques que, per bé que inspirades en una legítima reprovació material de la conducta, introdueixin un factor d'incertesa incompatible amb el principi de seguretat jurídica.

És precisament per aquesta raó que el legislador andorrà va optar per no elevar la mala fe en l'enregistrament a causa autònoma de nul·litat del dret marcari, limitant-ne els efectes a l'àmbit específic que expressament va considerar necessari: el de la imprescriptibilitat de l'acció de nul·litat relativa quan aquesta és exercida pel titular d'un dret anterior. Aquesta opció no pot ser qualificada d'arbitrària, sinó que respon a una determinada concepció del sistema registral, en la qual es prioritza la certesa del dret inscrit sense renunciar, tanmateix, a mecanismes correctors en supòsits qualificats.

En aquest marc, pretendre que el jutge pugui suplir l'absència d'una previsió legal expressa mitjançant una interpretació extensiva o integradora del principi de bona fe equivaldria a desplaçar el centre de gravetat del sistema cap a l'òrgan jurisdiccional, amb el consegüent risc de desnaturalitzar el principi de legalitat i de convertir el control de l'abús en una clàusula oberta de resultats imprevisibles. La bona fe, com a principi general, compleix una funció interpretativa i integradora, però no pot erigir-se, per si sola, en font directa de conseqüències jurídiques no previstes, especialment quan aquestes afecten l'existència mateixa d'un dret registral formalment vàlid.

Tampoc no resulta jurídicament viable reconduir la qüestió a la via general de l'abús de dret com a mecanisme autònom de privació o limitació de l'eficàcia del dret registral. Certament, la prohibició de l'abús de dret constitueix un principi general de l'ordenament, cridat a impedir l'exercici antisocial o desviat dels drets subjectius; però aquest principi no pot ser aplicat de manera indiscriminada ni amb caràcter substitutiu de les causes específiques de nul·litat o ineficàcia expressament previstes pel legislador, especialment quan es tracta de drets de naturalesa registral.

En aquestes condicions, ni la mala fe ni l'abús de dret, poden justificar per si sols una declaració de nul·litat o una privació general d'eficàcia del dret de marca fora dels supòsits expressament previstos per la Llei, sense desnaturalitzar l'equilibri del sistema ni desbordar els límits propis de la funció jurisdiccional. El motiu del recurs articulat per aquesta raó es veurà en conseqüència, abocat al fracàs.

Cinquè.- Quant a la pretesa notorietat de la marca "ORG_3"

La societat recurrent sosté que la Llei de marques impediria l'adopció com a marca de qualsevol signe que lesionés un dret anterior, i construeix aquesta tesi sobre la base que el mateix comportament de ORG_2 evidenciaria l'existència d'una notorietat prèvia de la denominació "ORG_3", si més no en l'àmbit específic en què ambdues parts es movien i en el context concret del procediment d'enregistrament. Aquest raonament, però, no pot prosperar.

Cal recordar, d'entrada, que la noció de marca notòria no admet una interpretació laxa ni pot ser construïda a partir de presumpcions subjectives o de deduccions indirectes. Es tracta d'un concepte jurídic qualificat, que exigeix l'acreditació d'un grau de coneixement suficient del signe per una part significativa del públic pertinent, en relació amb els productes o serveis que identifica, i que pressuposa una implantació real en el mercat o, com a mínim, una projecció externa que transcendeixi l'àmbit intern, preparatori o estrictament professional en què el signe hagi pogut ser utilitzat.

En aquest sentit, la protecció reforçada que l'ordenament dispensa a les marques notòries respon a la necessitat de preservar signes que han assolit una funció distintiva consolidada i reconeguda socialment. No n'hi ha prou, doncs, amb la mera reserva administrativa d'una denominació, ni tampoc amb la seva utilització instrumental en el marc d'un procediment administratiu o d'un concurs públic, si aquests elements no van acompanyats d'una difusió efectiva i d'un reconeixement real en el mercat.

En el cas que ens ocupa, el que resulta acreditat és que la denominació "ORG_3" havia estat emprada per ORG_1 com a element identificador de la seva candidatura al concurs per a l'adjudicació del Casino. Aquesta utilització, però, es va produir en un context necessàriament limitat: el procediment administratiu corresponent al concurs. No consta que el signe hagués estat objecte d'una explotació comercial efectiva, ni que hagués assolit una difusió suficient entre el públic en general, ni tan sols entre el públic potencialment destinatari dels serveis propis de l'activitat de casino.

Tampoc no resulta determinant, a aquests efectes, el fet que ORG_2 fos coneixedora de l'ús que ORG_1 feia de la denominació. El coneixement puntual o sectorial d'un signe per part d'un competidor no equival a la seva notorietat en el sentit jurídic del terme. Confondre ambdós conceptes conduiria a una extensió indeguda de la protecció associada a les marques notòries, fins al punt d'assimilar-la a qualsevol situació de coneixement previ en un entorn restringit, cosa que no és compatible amb l'estructura ni amb la finalitat del sistema del dret de marques.

Així mateix, no pot sostenir-se que el comportament de ORG_2 en el procés d'enregistrament constitueixi, per si sol, una prova suficient de la notorietat del signe. Aquest comportament pot ser rellevant tal com ja s'ha examinat, a l'efecte d'analitzar la bona o mala fe en l'actuació registral; però la mala fe en l'enregistrament i la notorietat d'una marca responen a pressupòsits diferents i compleixen funcions jurídiques diverses, que no poden ser confoses ni superposades sense desvirtuar-ne el contingut.

Sisè.- La desestimació del recurs d'apel·lació articulat comportarà que els costes ocasionades en aquesta alçada s'hagin d'imposar a la part recurrent (art. 354.2 del CPC).

En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,

Decisio

DECIDEIX

DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la societat ORG_1 contra la Sentència de la Batllia 33/2025 de 31 de març del 2025 que es confirma íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.