Ús denominació comercial (6000292/2018)

Sentència

Magistrats

Jaume Tor Porta Carles Cruz Moratones

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Sala Civil

TSJC.- 0000177/2020 ORIGEN: 6000292/2018 - 00

NIG: 5300542120180001706

PARTS:

Apel·lant: Sr. Castilla

Representant: Sra. Salamanca

Advocat: Sra. Plaza

Apel·lat: Farré

Representant: Sra. Varesc

Advocat: Sra. Arnau

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Tejera

Magistrats: Sr. Carles Cruz Moratones

Sr. Jaume Tor Porta

OBJECTE: ús denominació comercial

SENTÈNCIA 168-2021

Andorra la Vella, el 30 de setembre del 2021. En nom del Poble Andorrà.-

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 6-9-2018, la representació processal del Sr. Castilla va formular demanda contra la societat Farré, sol·licitant, en base a la inscripció registral prop de l’oficina de Marques del Principat d’Andorra de la que era titular, es prohibís a la societat demandada l’ús dels signes distintius que emprava en l’establiment que explotava. Concretament sol·licitava fer desaparèixer i prohibir qualsevol publicitat (escrita, verbal, per radio o xarxes socials) referida al negoci XY A DOMICILI, i donar de baixa prop del servei d’Andorra Telecom, el número de servei que actualment ostenta el citat negoci.

També interessa la seva condemna a satisfer una indemnització pels perjudicis econòmics que li havien estat ocasionats a alçada del 50% de la facturació del negoci explotat per la defenent en el període comprès entre el 2016, subsidiàriament des del 29 de març del 2018, i fins a l’execució de la sentència ferma que hagi de recaure, a acreditar en període probatori i en període d'execució de sentència i a satisfer les costes processals ocasionades, inclosos els honoraris d’advocat, de procurador i eventualment de perit i de saig.

2.- En data 27-9-2018, la representació processal de la societat Farré contestava la demanda sol·licitant que es dicti resolució desestimatòria de les pretensions exercitades per la contrapart i que s’imposi a l’agent el pagament de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d’advocat i de procurador i qualsevol altra despesa derivada de la tramitació de les presents actuacions judicials.

3.- Les parts han replicat i duplicat reproduint les seves pretensions inicials. Practicats els mitjans de prova proposats que van ser considerats pertinents i necessaris amb el resultat figurant en les actuacions i evacuats per les parts litigants els seus respectius escrits de conclusions, en data 2-6-2020 requeia Sentència amb la següent part dispositiva:

“Primer.- Desestimar de forma íntegra la demanda formulada per la representació processal del Sr. Castilla contra la societat Farré i absoldre aquesta darrera de les pretensions que s’hi contenen.

Segon.- Fer imposició a la part demandant de les costes judicials ocasionades, en la forma prevista al IV. Considerant de la present resolució judicial”.

4.- La representació processal del Sr. Castilla ha interposat recurs d’apel·lació contra la sentència de la Batllia, a través del qual interessa la seva revocació i en el seu lloc es disposi l’estimació íntegre de les pretensions articulades en el seu escrit de demanda.

5.- La representació de la societat Farré s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi íntegrament la sentència apel·lada.

6.- Per Aute de data 3-6-2021 es decidia no donar lloc a les pretensions probatòries adduïdes per la representació processal del Sr. Castilla.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La representació processal del Sr. Castilla pretén, amb fonament a la inscripció de la marca de que és titular prop de l’oficina de Marques del Principat d’Andorra segons reproducció que figura en el certificat que s’incorpora, que la societat Farré faci desaparèixer, desisteixi i realitzi qualsevol publicitat del negoci que explota sota el nom “XY A DOMICILI” i tanmateix doni de baixa el telèfon de que disposa prop d’ANDORRA TELECOM en considerar que el número de que disposava portava a confusió als clients de l’establiment “RESTAURANT XY” que explotava. També persegueix la condemna de la demandada a satisfer una indemnització pels perjudicis econòmics causats a alçada del 50% de la facturació generada durant el període en que l’ús denunciat s’hauria produït i al pagament de la totalitat de les costes judicials causades.

El Tribunal de Batlles desestima íntegrament la demanda considerant que si bé l’ús de la denominació comercial esmentada per la societat defenent podia portar a confusió al públic en relació als productes o serveis prestats, en el concret supòsit que s’examinava, l’ús de la marca per part de la demandada resultava de la venda del negoci realitzada pel propi Sr. Castilla del negoci XY A DOMICILI l’any 2015, sense que entre els pactes que s’havien assolit s’inclogués la prohibició d’utilitzar els seus signes distintius. En definitiva considera que el demandant va accedir a què la societat Farré continués emprant la denominació comercial del negoci fins aquell moment existent, així com el logotip distintiu de l’empresa, considerant que tal situació s’incardinava en l’art. 3, apartat 2), punt C) de la Llei de Marques que regula l’existència de conflictes de la marca amb drets anteriors adquirits per la demandada.

I és contra aquesta decisió que s’alça el recurrent amb fonaments als següents motius de recurs.

Segon.- En primer lloc insistia en la necessitat de procedir a la pràctica de les proves que havia proposat i que havien estat rebutjades per la jurisdicció “a quo”, argumentant que a través de les proves VII i XI es pretenia justificar els ingressos de la contrapart des del mes de gener del 2012 i fins a l’any 2014, informació aquesta que al seu criteri resultava imprescindible per a poder quantificar la indemnització que reclamava. Sol·licitava tanmateix la pràctica de la testifical de la Sra. Calderón, mantenint que aquesta resultava imprescindible per a justificar que el 2014 el Sr. Puig actuava com a gerent del negoci XY a domicili.

La pràctica de la prova proposada en aquesta alçada ja va ser rebutjada en la nostra anterior decisió de 3-6-2021. No obstant i per tal d’atorgar a la part recurrent una resposta més complerta si escau, destacarem que des de la perspectiva de la prova, la garantia de l’art. 10 de la Constitució no comprèn tota irregularitat, sinó només es refereix als casos en que la prova hagi de ser considerada decisiva. Concretament, per tal de que el precepte assenyalat es pugui considerar vulnerat, la denegació de la prova ha de ser atribuïble a l’òrgan judicial i endemés, la prova denegada ha de ser decisiva en termes de defensa, essent el recurrent qui ostentarà el dèbit de justificar la indefensió experimentada. Aquesta exigència suposarà d’una part, que el recurrent demostri la relació entre els fets que pretenia demostrar i les proves proposades i no admeses; i d’altra haurà de raonar en el seu escrit de conclusions en segona instància, la forma en que la admissió i pràctica de les proves controvertides hauria pogut tenir una incidència favorable per a la admissió de les seves pretensions.

Si les anteriors consideracions són traslladades al supòsit concret en que ens situem, hem de ressaltar que la representació processal de la part recurrent invoca de manera genèrica una situació d’indefensió al respecte de la no pràctica de les proves V, VII, VIII, X, XI, XII b), f) i d), limitant però el raonament que introdueix per a justificar les seves pretensions en relació a les proves VII i XI i a la testifical de la Sra. Calderón el que ja per si sol justificava la inadmissió de les restants.

En relació a les proves VII i XI segons es manté, amb les mateixes pretenia acreditar els ingressos obtinguts per l’adversa utilitzant el nom comercial XY A DOMICILI sense quina informació no podia conèixer per exemple els comptes de l’adversa des del mes de gener de 2012 a l’any 2014 i quantificar la seva reclamació. No podem obviar que fins l’any 2016, l’esmentat establiment era explotat conjuntament pels Srs. Castilla i el Sr. Puig, sense que per tant l’ús de la denominació indicada pel període anterior pogués contravenir els drets del recurrent, especialment quan la denominació comercial i la selecció dels signes distintius de l’empresa havien estat decidits pel mateix Sr. Castilla. En tal situació no s’aprecia quina relació podria tenir la comptabilitat de l’empresa pel període temporal 2012- 2014 en la quantificació de la indemnització que pretén.

Pel que es refereix a la testifical indicada, refereix que amb la mateixa s’hauria acreditat la condició de gerent del Sr. Puig al respecte del negoci XY DOMICILI l’any 2014, sense però raonar, des d’una perspectiva del dret a la defensa, la conseqüència que aquesta realitat podia tenir al respecte de les seves pretensions.

Tercer.- Quant als motius de greuge a estrictament parlar, es discrepa fonamentalment de la valoració de la prova efectuada pel Tribunal “a quo”. Amb aquesta finalitat manté que quan l’any 2016 separaven l’activitat dels dos establiments comercials que explotaven, el Sr. Castilla exigia al Sr. Puig d’abstenir-se d’utilitzar la denominació comercial i signes distintius que ell mateix havia creat i aquesta petició ha resultant acreditada tant per la declaració d’aquesta persona com de la comptable de l’empresa que ho han admès. No obstant ambdós testimonis també han negat l’existència de cap mena d’acord definitiu entre elles en aquest sentit, sense que per tant la condició que pretenia imposar el recurrent s’incorporés en el contracte de traspàs efectuat o en tot cas aquesta circumstància no ha resultat degudament justificada.

Quart.- Resulta definitivament acreditat que l’any 2009 el Sr. Castilla registrava prop del Departament de Comerç i Indústria del M.I. Govern el negoci “RESTAURANT XY” ubicat a C. Posteriorment l’any 2011 i conjuntament amb el Sr. Puig, obrien un segon establiment aquest cop a D, sota la denominació “XY A DOMICILI”. A través d’aquest es preparaven i comercialitzaven exclusivament sota modalitat de lliurament a domicili, els plats asiàtics més significatius que s’oferien al restaurant XY.

Ateses les dificultats que entre els dos socis de XY A DOMICILI van sorgir, el 29-6-2015, el Sr. Castilla en traspassava la titularitat íntegra que ostentava formalment, a la mercantil Farré quines participacions pertanyen en exclusiva a la Sra. Jover -en aquells moments era la companya sentimental del Sr. ENTITY_11-, signant per això les sol·licituds escaients prop de les administracions corresponents. Per aquest traspàs, el Sr. Castilla va percebre la suma de 7.200.-

€ i alhora la societat demandada assumia els deutes que el negoci presentava.

També resulta acreditat que el 29-3-2018 el Sr. Castilla registrava la marca “RESTAURANT XY” associada a un Z de color vermell segons es pot apreciar en la reproducció que figura en el certificat corresponent (foli 50) i que una volta aquesta fita realitzada, requeria entre finals de maig i principis de juny del 2018, la societat Farré de cessar en l’ús de la denominació “XY A DOMICILI”. Aquesta darrera, l’11-6-2018 introduïa una sol·licitud per tal de modificar la seva denominació per “B SERVEI A DOMICILI”, modificant tanmateix el rètol de l’establiment. Malgrat la nova denominació de l’establiment que regenta, va existir un lapse temporal en que en diferents mitjans de publicitat que tenia concertada podia aparèixer encara sota la seva denominació anterior.

Cinquè.- En aquest context, la resolució d’instància considera i ho compartim plenament, que a partir del moment en què el Sr. Castilla traspassava la titularitat de l’establiment XY A DOMICILI i fins que Farré en modificava la seva denominació i retolació el mes de juny del 2018, les parts litigants comercialitzaven a través dels seus establiments respectius plats tradicionals de la cuina xinesa i vietnamita, a través d’una denominació comercial, pràcticament idèntica en que la sola variable és la menció “RESTAURANT” que apareix en el negoci del Sr. Castilla per la de “A DOMICILI” en aquell explotat per la societat demandada, apareixent en ambdós establiments i cartes respectives el mateix signe o emblema distintiu (es tracta d’un Z de color vermell). En aquesta eventualitat la confusió per un consumidor mig és inqüestionable i és que a menys de ser perfectament coneixedor de les vicissituds internes en la relació d’ambdós litigants, l’aparença existent és de tal intensitat que porta a considerar que ens trobem davant d’una mateixa unitat productiva si bé en un es pot menjar in situ (restaurant) i l’altre s’encarrega de portar els plats encomanats a domicili.

Sisè.- Malgrat aquesta aparença, no podem obviar que el Sr. Castilla (també el Sr. ENTITY_11) va traspassar la part que tenia en l’establiment comercial XY a domicili. Per regla general, el traspàs o cessió d’un negoci comporta la transmissió dels seus béns tangibles (mobiliari, mercaderia ···) però també els intangibles (cartera de clients, marques, denominació comercial, logotips ·····) a canvi d’un preu determinat i si bé és cert que a l’empara del principi de l’autonomia de la voluntat, les parts poden modular en l’acte translatiu els efectes típics del contracte que acabem d’esmentar, aquests han de ser fruit de la voluntat comuna sense que puguin ser imposats per una de les parts contractants a l’altra.

Al llarg del procediment, el Sr. Castilla manté que sempre havia demanat al Sr. Puig d’abstenir-se d’utilitzar la denominació comercial i signes distintius que ell mateix havia creat i aquesta petició ha resultat acreditada tant per la declaració d’aquesta persona com de la comptable de l’empresa que ho han admès. No obstant ambdós testimonis també han negat l’existència de cap mena d’acord definitiu entre elles en aquest sentit, sense que per tant la condició que pretenia imposar el recurrent s’incorporés en el contracte de traspàs efectuat o en tot cas aquesta circumstància no ha resultat degudament justificada.

Setè.- Resulta inqüestionable que la inscripció prop del registre de comerç del negoci titularitat exclusiva del Sr. Castilla és anterior a la que inicialment tenia el negoci titularitat de la demandada. No obstant, aquesta sola raó no permet descartar l’eficàcia plena del pacte translatiu assolit pels avui litigants, i el contrari suposaria un clar trencament de l’equilibri de les prestacions respectives de les parts contractants que es van fixar en atenció a la transmissió íntegra dels actius del negoci.

En aquesta eventualitat compartim el raonament del Tribunal de Batlles quan afirma que els drets intangibles quin ús per part de la societat demandada denuncia el Sr. Castilla es trobaven incorporats en el traspàs de negoci que va intervenir entre les parts sense que per tant concorri la infracció que es denuncia a la Llei de Marques però tampoc a la Llei de comerç (art. 28 i ss).

Tampoc ens podem estar de ressaltar que, tant bon punt el Sr. Castilla ha registrat la marca al seu nom i ha requerit l’adversa de cessar en el seu ús, Farré ha procedit a la modificació de la seva denominació comercial i de la seva retolació (fins i tot abans de presentar-se la demanda en el present procediment), de tal manera que l’afectació al dret de marca que ha pogut patir, des d’una perspectiva temporal, ha resultat ínfim.

Vuitè.- No podent-se considerar que l’ús per part de la societat defenent de la denominació comercial XY A DOMICILI intervingués en unes condicions irregulars, i atès que a partir del moment en que el demandant registrava la marca, Farré ha cessat de manera pràcticament immediata en l’ús que realitzava, la Sentència dictada pel Tribunal de Batlles resultava ajustada a dret i a les circumstàncies concurrents el que es traduirà en la seva íntegre confirmació i la desestimació del recurs d’apel·lació articulat.

Novè.- La desestimació del recurs comportarà en mèrits de la regla del venciment objectiu que les costes ocasionades en aquesta alçada siguin imposades a la part recurrent.

Decisio

En atenció a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,

DECIDEIX

DESESTIMAR el recurs d’apel·lació articulat per la representació processal del Sr. Castilla contra la Sentència núm. 50/2020 dictada en data 2-6-2020 pel Tribunal de Batlles que es confirma íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.