Dret de marques-autorització de comercialtzar una marca pel seu titular (109/12)

Sentència

Magistrats

Jean Louis Vuillemin Joan Manel Abril Campoy Eulàlia Amat Llari

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Sala Civil

TSJC-109/12

SENTÈNCIA

En nom del Poble Andorrà.-

A la vila d'Andorra la Vella, el 13 de novembre de 2012.

Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

I.- La societat Canales va presentar davant de l'Hble. Batllia demanda a tramitar pel procediment abreujat, contra la societat Izquierdo, en la qual interessava que en seu dia es dictés sentència per la qual:

es prohibeixi a Izquierdo que importi i/o comercialitzi el rom marca Canales etiquetat a J., així com qualsevol altre producte de rom portador de la dita marca que no hagi estat prèviament autoritzat per Canales.;

es procedeixi al segrest judicial i subseqüent destrucció de totes les ampolles de rom Canales que tinguin l'etiquetatge referit en possessió de Izquierdo, o retingudes a la Batllia en el marc de la mesura sol·licitada per Altressí;

es condemni a Izquierdo a:

3.1- lliurar a la Batllia totes les ampolles de rom marca Canales, amb el referit etiquetatge de J., que tingui en estoc, per tal que es procedeixi al seu segrest judicial i destrucció conforme a l'apartat anterior;

3.2- identificar, amb aportació de suport documental d'albarans, despatxos de duanes i factures, les empreses de les quals hagi importat o adquirit i estigui important o adquirint les ampolles de rom Canales produït a J., amb l'etiquetatge identificat en el present escrit;

3.3- identificar, amb aportació de suport documental d'albarans i factures, les empreses i comerços als quals ha venut ampolles de rom Canales amb el referit etiquetatge de R.;

es condemni a Izquierdo a indemnitzar la societat Canales en la suma que resulti acreditada en autes, i que correspongui al marge comercial brut obtinguda per Izquierdo per la comercialització d'aquests articles;

I, pel cas que la part defenent s'oposés a la present acció, condemnar-la a pagar la totalitat de les costes judicials, incloses les despeses i honoraris d'advocat i procurador.

Altressí la part demandant sol·licita: que vulgui lliurar-se atent ofici al Servei de Duanes d'Andorra per tal que, en el marc de l'article 33 de la Llei de marques, i tot lliurant-los còpia dels documents acompanyats de núm. 6, 7 i 8 (identificatius de les etiquetes de la marca Canales d'ampolles de rom no destinades al seu comerç per Andorra) vulgui retenir les mercaderies en trànsit consistents en ampolles de rom de la referida marca amb l'etiquetatge referit, i informar-la, quan aquesta retenció es produeixi, del nom, cognoms i adreça de l'expedidor, de l'importador i del destinatari de les mercaderies retingudes, així com també de llur quantitat.

II.- La societat Izquierdo va formular les excepcions peremptòries de manca de legitimació activa i passiva, de manca de litisconsorci passiu necessari i de defecte en la forma de proposar la demanda; sobre el fons del litigi es va oposar a les pretensions de la part agent, contestant que: la comercialització a Andorra del rom Canales etiquetat a J., que està realitzant aquest negoci és totalment legal i segueix el procediment comercial escaient entrant a Andorra el producte degudament documentat i seguint els tràmits duaners corresponents, satisfent les taxes duaneres a l'efecte; que Izquierdo no comercialitza, ni ha comercialitzat el producte dins de la Comunitat Europea, el comercialitza a Andorra i no l'adquireix en el mercat de la Comunitat Europea; que el dret d'exclusió atribuït al titular del dret sobre la marca registrada acaba en el moment en que els seus productes han estat comercialitzats amb el seu consentiment, i per tant, un cop al comerç, el producte pot ser objecte de posteriors actes de comercialització, de lliure comerç; que la legislació andorrana no exclou ni limita, ni prohibeix el principi de l'esgotament internacional.

III.- Segons Aute de data 18 de juny del 2010, l'Hble. Batlle no va donar lloc a la petició de mesura cautelar de retenció a la duana de mercaderies en base a l'article 33 de la Llei de Marques.

IV.- Per sentència de data 19 de març del 2012, l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles, secció civil, estimant en part la demanda formulada per la part agent, i desestimant les excepcions peremptòries de manca de legitimació activa i passiva, manca de litisconsorci passiu necessari i defecte en la forma de proposar la demanda, va:

Prohibir a Izquierdo importar i/o comercialitzar el rom marca Canales amb l'etiquetatge que indica R. i produït a J. així com qualsevol altre producte rom portador de la dita marca que no hagi estat prèviament autoritzat per la societat Canales.;

Acordar el segrest judicial i destrucció de totes les ampolles de rom Canales que tinguin l'etiquetatge referit i que es trobin en possessió de ENTITY_5;

Condemnar a ENTITY_5:

- a lliurar a la Batllia totes les ampolles de rom Canales amb el referit etiquetatge de J., que tingui en estoc, per tal que es procedeixi a la seva destrucció;

a identificar, amb aportació de suport documental les empreses de les quals hagi importat o adquirit i estigui important o adquirint les ampolles de rom Canales produït a J., amb l'etiquetatge identificat dels folis 40 a 42:

a identificar amb aportació de suport documental, les empreses i comerços als quals han venut ampolles de rom Canales amb el referit etiquetatge de J.;

Imposant a la demandada igualment el pagament de les costes processals causades, inclosos els honoraris d'advocat i procurador.

V.- Contra aquestes resolucions la societat Izquierdo ha interposat recurs d'apel·lació.

Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin.

FONAMENTS DE DRET

I.- La part que recorre manifesta: que escau tenir en compte la jurisprudència dels Estats veïns i la doctrina internacional en qüestions complexes i debatudes al llarg dels anys en el mon del comerç internacional, i en particular al moment de determinar quin és el principi que regeix el comerç a Andorra, l'exclusivitat o l'esgotament del dret de la marca; que en el present cas ens trobem davant d'una distribució del producte d'una marca, no davant l'ús per un altre operador d'aquesta marca en els seus productes; que la Llei de marques no atorga cap dret d'exclusivitat en el tràfic comercial del mercat andorrà i més concretament, cap dret d'exclusivitat a la societat Canales per comercialitzar els seus productes pel canal que ella decideix des del moment en que aquest producte està comercialitzat tant a l'Espai Econòmic Europeu com fora del mateix per la pròpia ENTITY_4; que aquesta comercialització autoritzada comporta l'esgotament de la marca tant a nivell regional com a nivell internacional i per tant la llibertat per adquirir aquest producte a qualsevol mercat legal i distribuir-lo a Andorra; que per als productes que no són afectats per l'acord d'unió duanera amb la Comunitat Europea la llei no estableix l'esgotament regional, per tant, tenint compte l'article 14 de la Llei de marques, referents als drets, el principi a aplicar-los és l'esgotament internacional; que el principi que regeix l'economia andorrana no és l'exclusivitat, sinó la llibertat de comerç que únicament es pot veure limitada quan una norma estableix de manera clara que el principi de l'esgotament nacional i internacional del dret que confereix la marca no és d'aplicació a Andorra i aquesta norma no existeix avui en la legislació del Principat; que no hi ha cap limitació a la legislació andorrana per fer prevaldre l'interès monopolístic d'una gran empresa, d'una gran multinacional sobre l'interès general i comercial del país i dels consumidors; que no s'ha de fer-li imposició de les costes judicials, ja que d'una banda, la demanda de l'adversa ha estat estimada en part, i que d'altra banda, s'ha de tenir en compte l'excepcionalitat del cas, la particularitat del tema dicidendi i de la causa litigandi, i la situació de cadascuna de les parts litigants.

II.- Prèviament, s'ha de posar de relleu que Andorra és un país independent i sobirà, que no fa part de la Comunitat Econòmica Europea, i que per tant, només són d'aplicació al Principat, els tractats internacionals en els quals va adherir el mateix, la seva legislació, els seus usos i costums, i la seva jurisprudència, eines jurídiques suficients per a que els Tribunals andorrans puguin resoldre qualsevol litigi sense anar a buscar solucions en el dret, la jurisprudència o la doctrina dels països veïns.

III.- La problemàtica que s'ha de resoldre en el present cas, és la de determinar si la societat Izquierdo podia comercialitzar un rom produït a J. per la marca Canales degudament registrada, però destinat per aquesta empresa, al mercat centre-americà.

L'article 14 de la Llei de marques que defineix els drets que confereix el registre de marca, disposa en el seu apartat 1): "El titular d'un registre de marca adquireix un dret de propietat sobre la marca registrada per als productes i/o els serveis que ha designat". L'article 16 afegeix: "Per als productes que són objecte de la Unió Duanera que estableix l'acord signat entre el Principat d'Andorra i les Comunitats Europees, el dret que confereix el registre de marca no permet al seu titular de prohibir l'ús de la marca dins el Principat d'Andorra, per a productes que hagin estat comercialitzats amb aquesta marca dins el territori de les Comunitats Europees, pel titular o amb el seu consentiment".

El rom no figura en els productes que són objectes de la Unió Duanera amb la Comunitat Europea, i per tant no és d'aplicació en el present cas el referit article 16 de la Llei de marques. Nogensmenys, resulta de la comprovació dels articles esmentats, que el dret de propietat conferit pel registre de marca, inclou que per que un producte d'una marca registrada sigui comercialitzat a Andorra, es necessita l'autorització del titular de la referida marca.

Atès que la regla és la llibertat del comerç a Andorra, l'autorització de comercialitzar una marca pel titular de la mateixa, ha de ser considerada de manera genèrica, d'acord amb l'interpretació que s'ha de fer de l'article 16 esmentat, que estableix un principi molt liberal de comercialització d'una marca, és a dir que si el titular de la marca ha autoritzat la seva importació i comercialització a Andorra, no pot impedir a un comerciant determinat de comercialitzar el seu producte de la dita marca, sense un motiu seriós que justifiqui aquesta prohibició.

IV.- La societat Canales no nega que el rom Canales sigui comercialitzat a Andorra pel seu importador i distribuïdor oficial que és la societat ORG_0 (foli 47), i per tant, mitjançant aquesta comercialització va esgotar el seu dret de titular de la marca a Andorra.

A més a més, el que sol·licita la societat Canales, és la prohibició de la comercialització, no de totes les ampolles de rom de marca Canales, sinó únicament de les que porten l'etiquetatge "R". Aquesta pretensió no pot prosperar per les raons que segueixen.

El dret de propietat derivant del registre d'una marca, només afecta la marca tal com la mateixa fou registrada amb tots els seus signes distintius, però res més. Per tant, d'acord amb el registre de marca, la marca protegida és únicament "Canales". En canvi, la referència per indicar la destinació d'un producte, com el seu origen, no fa part de la marca, i l'article 15.c de la Llei de marques, preveu que el titular de la marca no pot prohibir l'ús en el món dels negocis, de l'esmentada referència, llevat de que aquest ús perjudiqui els seus drets, cosa no al·legada ni provada en autes.

En conseqüència, atès que la societat Canales va autoritzar la comercialització de la seva marca registrada "Canales" a Andorra, no pot ara impedir a la societat Izquierdo comercialitzar la referida marca, fins i tot amb ampolles no destinades al mercat andorrà per mencionar l'origen J. del producte, menció no protegida pel registre de marca. Atès igualment, que la societat Canales no al·lega ni prova que la comercialització a Andorra d'un producte que no destina al mercat europeu li ocasioni un perjudici, s'ha de desestimar íntegrament la demanda de la part agent.

V.- En raó del caràcter particular del litigi i de la seva complexitat, no s'ha de fer especial imposició de les costes d'ambdues instàncies.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas,

Decisio

La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

DECIDEIX

Estimar el recurs de la societat ENTITY_5;

Revocar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 19 de març del 2012;

Desestimar en tots en els seus termes, la demanda interposada per la societat Canales contra la societat Izquierdo, sense fer especial imposició de les costes judicials d'ambdues instàncies.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.-