Marques. Relevància dret anterior a la llei (TSJC 457/2016)

Sentència

Magistrats

Carles Cruz Moratones Joan Manel Abril Campoy Vincent Aniére

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Sala Civil

TSJC.- 0000457/2016 ORIGEN: 2000430/2014 - 00

NIG: 5300542120150000176

SENTÈNCIA

En nom del Poble Andorrà.-

A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de maig del 2017.

Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

I.- Per escrit de data 27 de maig del 2014, la Sra. Calatayud, Procuradora dels Tribunals i de la societat Querol, formula demanda de nul·litat de marca a tramitar pel procediment abreujat, contra la societat Pombo, i després d'invocar els antecedents fàctics i fonaments de dret aplicables al cas, sol·licita que es declari anul·lar el registre de Les Marques, per a la classe 35,39 i 42 del Nomenclàtor, procedint a notificar-ho a l'OMPA, tot de conformitat amb els articles 2.2b), 3.1, 3.2a), 3.2b), 3.2c), 3.3, 14.3 i 14.4 de la Llei de Marques, condemnant a l'adversa a indemnitzar a la part agent pels danys produïts o que es puguin produir en un futur així com al pagament de les despeses processals originades a aquesta part per raó del present plet, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.

II.- Per escrit de data 1 de juliol del 2014, la Sra. Araujo, Procuradora dels Tribunals i de la societat Pombo contestà a la demanda oposant-s'hi i formulant demanda reconvencional contra la societat Querol, sol·licitant després d'exposar l'argumentació fàctica i jurídica que considerà pertinent, que es desestimés la demanda de l'adversa i que s'estimi la reconvenció interposada, anul·lant el registre de la marca E., referenciada xxxxx, de la qual el titular és la societat demandada, imposant a la part adversa la totalitat de les costes judicials causades, incloses les despeses derivades de la intervenció d'advocat i de procurador.

III.- Per escrit de data 16 de setembre del 2014, la representació processal de la societat Querol contesta a la demanda reconvencional interposada, tot i sol·licitant que s'estimi la demanda interposada per aquesta en el sentit exposat en l'ANTECEDENTS DE FET Primer.

IV.- En data 25 de novembre del 2014 s'obrí el judici a proves en el marc dels presents autes, en quin la representació processal de la part agent (i defenent reconvencional) proposà la pràctica de les proves I.- DOCUMENTAL PRIVADA, II.- MÉS DOCUMENTAL PRIVADA i III.- DOCUMENTAL PÚBLICA.

Altrament, la representació processal de la part defenent (i agent reconvencional) sol·licità la pràctica dels mitjans probatoris consistents en I.- DOCUMENTAL PRIVADA i II.- DOCUMENTAL PÚBLICA.

Que s'han practicat les proves proposades per les parts amb el resultat que obra en autes.

V.- Després de quatre aplaçaments de mutu acord, el dia 26 de maig del 2015 es procedí al tancament del present judici, havent assenyalat l'audiència del dia 16 de juny següent per a la presentació dels escrits de conclusions, mitjançant els quals les parts insistiren en llurs pretensions.

VI.- L'Hble. Tribunal de Batlles va dictar Sentència en data 1.9.16 i va decidir :

"Primer.- Que estimant substancialment la demanda formulada per la representació processal de la societat Querol contra la societat Pombo, i desestimant alhora i en tots els seus termes la demanda reconvencional plantejada per la representació processal d'aquesta darrera societat contra la primera, he de declarar i declaro la nul·litat i la prohibició d'ús en territori andorrà de les marques E.C. sota el número de registre xxxxx, E.X. sota el número de registre xxxxx i E.P. sota el número de registre xxxxx registrades a l'OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA el dia 30 de març del 2012, i a favor de la societat Pombo, respecte dels productes i/o serveis de les classes 35, 39 i 42.

Segon.- Oficiar a l'OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT

D'ANDORRA, una volta la present resolució judicial guanyi fermesa, de conformitat amb allò que disposa l'article 26, apartat 4 de la Llei de Marques, i en el sentit expressat DECIDEIX primer.

Tercer.- Fer imposició de les costes judicials ocasionades a la societat Pombo."

VII.- Contra l'esmentada resolució formula recurs d'apel·lació la representació processal de la societat Pombo i, en virtut dels arguments que exposa en les seves conclusions, demana la seva revocació la sentència amb la finalitat de desestimar la demanda de l'adversa i fer lloc a la reconvenció que en el seu dia va interposada.

Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Carles Cruz Moratones.

FONAMENTS DE DRET

I.- En el present procediment, la part agent la societat Querol (en endavant, L.) reclama front la part defenent Pombo (en endavant, MC.) que s'anul·lin les seves marques per la classe 35,39 i 42 així com a indemnitzar-la pels danys i perjudicis causats o que puguin produir, més el pagament de les costes.

Al seu torn, al part defenent interposa demanda reconvencional demanat la nul·litat de la marca E., referenciada 28907, imposant a l'adversa les costes causades.

La sentència d'instància estima substancialment la demanda principal en accedir a la declaració de nul·litat de les marques impugnades per la part agent però no estima la petició d'indemnització pels danys i imposa les costes a la part defenent. Desestima la demanda reconvencional.

Contra tal decisió s'alça la part vençuda.

II.- Hem de partir de la base dels següents fets provats que no són objecte de discussió: 1) la part defenent MC. explota un negoci des de l'any 1990 amb nom comercial S.E.; 2) a l'any 2010, la part agent L. registra la marca E. en el Registre de Marques amb el número xxxxx pels productes de la classe 1 a 35; 3) a l'any 2012 MC. registre diferents marques com E.X., número xxxxx, E.P., número xxxxx i E.C. número xxxxx, per als productes classe 35;

Doncs bé, el debat sorgeix en si el fet de tenir un nom comercial com S.E. abans de la inscripció de les marques per part de L. a l'any 2010, això significava l'existència d'un "dret anterior". Cal destacar que L. no impugna la marca Y. sense l'afegitó del signe *. Admet que no existeix en aquest marca sense sufix cap mena de confusió per un públic mitjà i reconeix que la denominació tal qual, és una denominació molt comú en el comerç perquè es vincula a "econòmic". En conseqüència només impugna les marques amb el signe + o bé amb la seva traducció semàntica X.

III.- L'article 3 de la Llei de Marques del 11 de maig de 1995 estableix que: "1) no es pot adoptar com a marca o com element d'una marca cap signe que lesioni un dret anterior. 2) Es considera com a constituent d'un dret anterior: a) una marca idèntica o similar registrada per a productes i/o serveis idèntics o similars si la data del registre d'aquesta marca, o la seva data de prioritat d'acord amb els articles 6 o 7 o de les disposicions transitòries primera o segona, és anterior; b) una marca idèntica o similar considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda en el territori del Principat d'ANDORRA per a productes i/o serveis idèntics o similars; c) un nom comercial o una denominació social registrats si existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic; 3) Als efectes dels apartats 2a) i 2b) d'aquest article, la noció de similitud s'ha d'interpretar en relació amb el risc de confusió o d'associació en la ment del públic".

IV.- Compartim plenament l'aplicació i interpretació de l'article esmentat per quan la marca E. de la part agent poden induir a confusió en la ment del públic respecte a les marques E.X., E.P. o E.X. registrades per MC. en tractar- se de noms amb idèntica fonètica i escriptura i recaure sobre els mateixos tipus de productes.

Però, a més, hem d'afegir que amb anterioritat a l'any 2010 la defenent MC. disposava d'un nom comercial registrat "S.E." que servia per nomenar el negoci i no un producte d'un tipus concret i, per això, no es dóna el requisit de la lletra c) del número 2 de l'article 3 que, com hem transcrit, exigeix un risc de confusió o associació en la ment del públic. No podia haver tal associació de noms quan un denomina un negoci i l'altre un tipus de producte.

Semblaria que en l'argumentació del seu recurs, la part apel·lant en invocar la doctrina de la nostra STSJC 343/10, que reclama que la incompatibilitat també afectés a la seva marca Y. que no ha estat impugnada per la part agent, cosa que resultaria contradictòria als seus interessos. Però afegirem que el debat en aquell cas era la col·lisió entre dues marques registrades i el que aquí tenim es centra en l'existència o no d'un dret anterior per part de la societat defenent. No es pot confondre com fa la recurrent entre una denominació social o nom comercial (com el que tenia "S.E.") amb la marca d'un tipus de producte (marca E.C. o E.) que no tenia des del 1990. Però en qualsevol cas la referència al criteri de l'OMPA allà consignat també serveix per donar la raó en el present litigi a la part agent.

Aquesta ja en el seu recurs no insisteix en la seva argumentació de la notorietat que preveu la lletra a) del número 2 de l'article 3 de la Llei de Marques, notorietat no acredita en la instància segons ja resolt l'Hble. Tribunal de Batlles.

V.- Per concloure, direm que la sentència està plenament ajustada a dret i que la part defenent MC. no tenia cap dret anterior que justifiqui la seva tardana inscripció de les marques que ara han estat anul·lades. Se li va avançar L. i ella no podia proclamar l'existència d'un dret anterior en marca de tipus de producte sinó que el que tenia era un nom comercial "S.E." i aquest no aporta cap tipus de confusió als efectes de les marques de la part agent. Tampoc ha demostrat la part defenent que sota el nom comercial que tenia registrat hagués utilitzat abans del 2010 al Principat les marques E.X., E.C. i E.P. per acollir-se al contingut de la disposició transitòria primera de la Llei. Tot el que hem dit comporta també la desestimació de la seva demanda reconvencional, tal i com falla la sentència d'instància.

VI.- En resultar desestimat el recurs procedeix imposar les costes per ell generades a la part recurrent, de conformitat amb el que disposa el Codi 7,51,5.

Decisio

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas, La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

DECIDIM

DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de Pombo contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 1 de setembre de 2016, que confirmem íntegrament.

Imposem el pagament de les costes causades en aquesta alçada a la part apel·lant.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.