Sentència 000107/2025: nul·litat de la marca B

Sentència

Magistrats

Jaume Tor Porta Vincent Aniére Carles Cruz Moratones

PARTS:

Apel·lant: B

Representant: Sra. Narváez

Advocat: Sr. ECA

Apel·lat: C

Representant: Sra. Castilla

Advocat: Sr. SCP

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: Sr. Jaume TOR PORTA

Magistrats: Sr. Vincent ANIÈRE

Sr. Carles CRUZ MORATONES

OBJECTE: Llei de marques, prioritat per registre anterior.

SENTÈNCIA 000107/2025

Andorra la Vella, 11 de juny del 2025

En nom del Poble Andorrà.-

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.

En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume TOR PORTA, el qual expressa el parer del Tribunal.

Antecedents de fet

ANTECEDENTS DE FET

1.- C (en endavant C) és una associació austríaca que té per objecte la defensa i explotació dels interessos de les cooperatives B d'Àustria així com d'altres societats adherides o que hi pertanyen. Amb aquesta finalitat C registrava en nombrosos països la marca B i el seu logotip. A Andorra, registrava la marca figurativa B (número de registre 10XXX) el dia 5 de març del 1998, anant-se renovant per darrer cop el 2-2-2018 amb data de venciment del registre a 5 de març del 2028, per determinats productes de les classes 7, 31 i 36, entre els quals i pel que aquí interessa els productes GENXX01 assegurances, GENXX02 negocis financers, GENXX04 negocis immobiliaris i GENXX03 negocis monetaris.

El 10-7-2015 el Sr. Ferreras registrava la marca B (registre 34XXX) pels productes abans indicats. Per Sentència de 19-7-2021 es declarava judicialment la nul·litat d'aquest registre en tota la seva extensió per lesionar un dret anterior, i també del nom de domini "B.ad".

El 15 de juny del 2016, la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD, registrava la marca B.ad amb relació als productes GENXX01, 360013, GENXX02; GENXX04 i GENXX03 tots ells de la classe 36.

2.- El dia 8-6-2017, la representació processal de C formulava demanda contra la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD, demanant es dictés Sentència declarant la nul·litat de la marca B i sense efecte des de la data del registre, així com qualsevol xarxa social, institució o registres públics d'Andorra, condemnant l'adversa al pagament de les costes; condemnant l'adversa a publicar la part dispositiva de la Sentència als tres diaris d'Andorra (el periòdic d'Andorra, Bon Dia, Diari d'Andorra) amb costes a càrrec de la part demandada. Tanmateix, indicava realitzar reserva d'accions per tal que un cop ferma la resolució estimant la demanda, pugui exercitar contra la demandada les accions indemnitzatòries per lesió al dret de marca i d'imatge de la part actora que se li hagués ocasionat en qualsevol àmbit.

Argumentava amb aquesta finalitat, que el seu registre resultava prioritari i que la seva representada utilitzava la marca a Andorra. Quant a l'ús de la marca registrada per la societat demandada sostenia que es creava un risc de confusió en la ment del públic; referint que la demandada havia creat un perfil en determinada xarxa social publicant sense autorització el logo de la marca; havia promogut la difusió d'imatges de la demandant o dels seus membres en mitjans de comunicació del país, i anunciava públicament en mitjans de premsa andorrans que demandaria l'ABA el que comportava un perjudici evident especialment si es té en compte l'àmbit d'activitat de la seva representada i el bon renom que tenia en el sector bancari.

3.- El 22 de juny del 2017, la representació processal de la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD contestava la demanda articulada oposant excepcions de manca de legitimació, de demanda defectuosa (sic), de litispendència i pel que fa al fons s'oposava a la demanda, sol·licitant es dictés Sentència acollint les excepcions articulades i subsidiàriament desestimant la demanda amb imposició de les costes a la contrapart.

Fonamentalment, al·lega manca de legitimació de la part demandant, per no acreditar acord de l'associació per interposar la demanda; referia que la marca B no era exclusiva d'Àustria i que hi havia diverses entitats amb aquest nom a Europa. D'altra part, negava que pogués existir risc de confusió entre les marques registres per les litigants perquè la cooperativa andorrana, sempre s'havia presentat com un projecte independent. Invocava existència de litispendència per existir un altre procediment anterior relacionat. Quant al fons, remarcava la manca de traduccions, que no es justificava l'ús a Andorra de la marca de la demandant i que no s'incorporava un estudi de mercat per provar el risc de confusió entre marques. També sostenia que l'ús de la marca per la demandant no estaria autoritzat a Andorra en l'àmbit dels productes financers atès que no hi havia llicència inscrita que pogués ser oposada. També sostenia que la paraula B resultava d'ús comú a Europa sense ser concreta, sense que, per tant, pogués constituir una marca.

4.- Substanciat el procediment pels seus tràmits, el dia 16 de juliol del 2024, requeia Sentència amb la següent part decisòria:

"PRIMER.- Estimar substancialment la demanda formulada en data 8 de juny del 2017 per C contra la SOCIETAT COOPERATIVA XXXX.

SEGON.- Declarar la nul·litat:

Del registre de marca núm. 35788 en tota la seva extensió realitzat per la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD en tota la seva extensió i, doncs per a tots els productes i/o serveis per als quals es va registrar, per lesionar un dret anterior -el registre de marca núm. 10XXX, de propietat de C-.

TERCER.- Imposar a la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD les costes processals causades a l'agent, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador;

QUART.- Que es procedeixi, una volta esdevingui definitiva la present resolució, a cursar el corresponent ofici a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, als efectes d'inscripció de la present resolució en els termes de l'article 26.4 de la Llei de marques".

5.- La representació processal de la SOCIETAT COOPERATIVA B.AD, AD en liquidació, ha formulat recurs d'apel·lació contra aquesta decisió demandant la seva revocació i que en el seu lloc es dicti Sentència desestimant la demanda i imposant a la societat demandant el pagament de les costes ocasionades.

Amb aquesta finalitat, sosté que la Sentència de la Batllia incorria en diversos errors materials i jurídics. En primer lloc, denuncia que la pretensió articulada de contrari hauria perdut el seu objecte i que s'havia declarat la nul·litat d'una marca ("B.AD") que no havia estat formalment demanada, vulnerant així el principi de rogació. A més, la sentència ignora que la marca "B" ja havia estat anul·lada en un procediment anterior, fet que fa que la nova demanda perdi objecte. També es critica que el tribunal resolia sense valorar adequadament la prova aportada per l'Oficina de Marques d'Andorra, atès que confirmava que la part demandant només era titular d'una marca gràfica i no d'una marca verbal. D'altra part, insisteix que no hi ha risc de confusió entre la marca "B.AD" i la marca gràfica de la demandant, ni tampoc es podia pretendre que existís risc d'associació en la ment del públic andorrà. En aquest sentit, remarca que "B" era un terme genèric dins el món cooperatiu europeu i que existien múltiples marques amb aquest nom, sense conflicte respecte del seu ús. Afegia que la part demandant no acreditava ús efectiu de la seva marca a Andorra, ni interès legítim per impugnar la de la recurrent i que ensems havia tolerat l'ús de la marca per tercers com B Suïssa. En definitiva, considera que la part demandant havia actuat amb temeritat.

6.- La representació processal de C s'oposava al recurs d'apel·lació articulat demanant es dictés Sentència desestimant-lo i imposant a la part demandant el pagament de les costes ocasionades en aquesta instància.

Defensa essencialment la plena legitimitat i anterioritat del seu dret de marca registrada "B" i considera provat l'ús indegut per part de la societat andorrana, amb risc de confusió per al públic. Afirma que no es tracta d'un terme genèric i que l'apel·lant reconeixia des de l'inici que la marca impugnada era "B.AD". Acusa la part apel·lant de manca de bona fe, d'intentar invalidar el procés amb arguments nous i d'introduir confusió jurídica. Demana confirmar la sentència impugnada i condemnar en costes l'apel·lant.

7.- El 24 de gener del 2025, la representació processal de la part recurrent formulava incident de recusació que es desestimava per aute de 21-2-2025. Contra aquesta decisió, es formulava recurs d'apel·lació que no s'admetia per aute d'11-4-2025.

Fonaments de dret

FONAMENTS DE DRET

Primer.- En el present litigi, la cooperativa C pretén principalment es declari la nul·litat de la marca B registrada per la societat COOPERATIVA B.AD des de la data de registre.

La Batllia acull aquesta pretensió, imposant a la demandada el pagament de les costes ocasionades.

I és contra aquesta resolució que la societat COOPERATIVA B.AD formula recurs d'apel·lació, segons els motius que seguidament s'examinen.

Segon.- Sobre la pretesa pèrdua sobrevinguda de l'objecte del litigi: improcedència de la causa de terminació anticipada.

Sosté la part recurrent que la controvèrsia hauria perdut el seu objecte en mèrits de la Sentència de 19 de juliol de 2021, la qual declarava la nul·litat de la marca "B". D'aquesta manera, entén que el reconeixement de la pretensió exercida pel demandant hauria esdevingut innecessària.

Aquesta afirmació no pot ser compartida, i cal rebutjar-la de manera taxativa. En primer lloc, cal precisar, que la Sentència invocada es pronunciava exclusivament sobre la marca "B" registrada a nom del Sr. Ferreras, i no pas sobre la marca "B.ad", titularitat de la societat avui recurrent. La distinció no és només formal: és substancial i essencial per delimitar l'objecte del litigi i els subjectes passius de la pretensió anul·latòria que ha estat exercitada.

En segon lloc, amb aquest argument, la part recurrent pretén obtenir un benefici processal per una errada material manifesta continguda en el punt primer del petitum de la demanda: per una confusió terminològica es demanava la nul·litat de la marca "B" quan en realitat es tractava de "B.ad". Ara bé, aquesta errada és clarament fruit d'un lapsus calami: en la resta del redactat de l'escrit rector es fa reiteradament referència a la marca correcta "B.ad" (v. gr., foli 46, punt 2), tot centrant l'acció impugnadora en relació amb aquesta i dirigint-la contra qui en constava com a titular.

Així les coses, i en coherència amb el criteri encertat de l'òrgan de primera instància, cal concloure que l'acció de nul·litat es projectava sobre la marca "B.ad", i que no s'ha produït cap pèrdua sobrevinguda de l'objecte del litigi. La pretensió continua essent actual i viva, i la tesi de la recurrent no pot ser admesa sense contradir les més elementals exigències de bona fe processal i de tutela judicial efectiva.

Tercer.- Sobre la suposada incongruència: absència de vulneració

Al fil del que s'ha exposat anteriorment, la part recurrent argumenta que la Sentència de primera instància incorria en incongruència per haver atorgat una tutela jurisdiccional diferent de la sol·licitada, entenent que el pronunciament impugnat excedeix els límits del que li era demanat.

Aquest plantejament tampoc pot prosperar. Tal com el Tribunal Constitucional ha pogut declarar Causa 2022-48-RE):

"El principi de congruència, íntimament relacionat amb el principi dispositiu i el principi de contradicció, exigeix que els tribunals es pronunciïn en la seva resolució sobre totes les pretensions contingudes en la demanda o en l'escrit iniciador del procediment. Sobre totes les pretensions, no sobre tots aquells extrems que les parts desitgin. Una pretensió implica un subjecte que la promou, un altre que la resisteix i s'hi oposa, un objecte i una causa. La congruència comporta que l'òrgan judicial ha de resoldre iuxta allegata et probata, és a dir, sobre les pretensions de les parts i no pot deixar de respondre a cada una d'elles, no pot donar el silenci per resposta, no pot atendre pretensions no formulades, ni pot resoldre-les ni infra petita ni ultra petita."

Ara bé, no ens trobem davant cap d'aquests supòsits: la resolució apel·lada no fa altra cosa que reconduir una errada evident en la redacció del petitum a la realitat material del procés segons criteris de racionalitat i fidelitat a la pretensió articulada. El tribunal ha interpretat la voluntat de la part actora de conformitat amb l'exposició fefaent continguda al cos de la demanda, valorant conjuntament els antecedents de fet i les pretensions formulades, en harmonia amb la configuració del pol passiu de la litis i el contingut global de la impugnació plantejada.

Aquesta tasca d'integració del contingut de la demanda, lluny de constituir una desviació o alteració de l'objecte del procés, s'erigeix en una expressió legítima i necessària de la funció jurisdiccional, que no pot ser entesa en termes merament mecànics o literalistes, sinó com una activitat racional i finalista orientada a oferir una solució útil, coherent i jurídicament fundada al conflicte material efectivament sotmès a l'examen judicial. Així, l'òrgan jurisdiccional ha actuat dins dels límits del principi de congruència, reconduint una errada terminològica evident per tal de restablir la veritable voluntat de la part actora i preservar l'equilibri processal entre les parts.

Aquesta interpretació funcional es troba plenament justificada, en la mesura que la part demandada, avui recurrent ha articulat, des del primer moment, la seva defensa en relació amb la marca "B.ad", sense al·legar cap confusió ni invocar cap perjudici derivat d'aquesta imprecisió formal fins a l'escrit de conclusions en la instància. El seu comportament processal demostra, en conseqüència, que va entendre perfectament -almenys inicialment- quin era l'objecte real de la pretensió articulada i va poder oposar-s'hi amb plenitud de garanties, de manera que cap vulneració del dret de defensa ni cap situació d'indefensió material pot ser raonablement al·legada.

En aquest context, invocar la incongruència no és sinó un intent d'instrumentalització del procés segons criteris formalistes, que no s'ajusten ni a la mínima bona fe processal ni a la concepció constitucional del principi de tutela judicial efectiva.

Quart.- Quant a la titularitat per la societat demandant d'un dret anterior sobre la marca B

La part recurrent sustenta en aquesta alçada que l'ús de la marca era una qüestió intranscendent en el present litigi on el seu objecte consistia en la sol·licitud de nul·litat de la marca, considerant que la part demandant havia d'acreditar que era titular d'un dret anterior a l'empara de l'art. 26.2 de la Llei de marques en connexió amb l'art. 3.3 anterior. Respecte d'aquesta qüestió sustenta que resultava acreditat en autes que 1) la part demandant no tenia exclusiva mundial sobre la marca B om a marca figurativa i/o nominativa pels productes 7, 31 i 36; 2) que malgrat les indicacions contingudes en la Sentència recorreguda, en realitat la societat demandant no era titular de cap marca verbal o denominativa a Andorra sinó que ho era respecte d'una marca figurativa o gràfica, entenent que una marca gràfica no protegia per separat cadascun dels elements que la componen, sinó que protegia la seva combinació (símbols i paraula); 3) que a Europa coexistia la marca B per a productes financers i altres productes que pertanyien a titulars diferents, sense que existís un dret exclusiu en benefici de la part demandant, remetent-se en aquest sentit a la marca gràfica B amb les lletres en color vermell que pertany a B Suïssa, figurant així a l'uniforme de l'equip helvètic d'esquí.

Aquest conjunt de consideracions, però, no pot ser acollit. Cal recordar que l'article 3 de la Llei de Marques, de l'11 de maig de 1995, estableix amb claredat que no pot registrar-se com a marca cap signe que lesioni un dret anterior. I en delimitar el concepte de dret anterior, s'hi inclouen explícitament tant les marques registrades com les marques notòriament conegudes al territori del Principat, així com els noms comercials i denominacions socials que puguin generar confusió o associació en la ment del públic. I és precisament aquesta noció de risc de confusió, element central de l'anàlisi jurídica en matèria marcària, la que resulta decisiva en el cas que ens ocupa.

Així, resulta indiscutible que la marca registrada per la societat demandada és temporalment posterior al registre titularitat de la cooperativa demandant. Tampoc no s'ha posat en qüestió la coincidència objectiva de les classes i productes coberts per ambdues marques (classe 36, productes GENXX01 a GENXX04). En aquest context, la comparació entre les dues marques revela que l'única diferència substancial rau en el fet que la marca impugnada s'escriu en minúscules i incorpora el sufix ".ad" -element que fàcilment pot induir a una percepció pública errònia, suggerint una simple extensió digital de la marca preexistent, com si es tractés d'un domini associat, especialment quan es reconeix per la demandada, que es pretenia instaurar el mateix model de negoci -banca cooperativa- però a Andorra.

Davant d'això, el fet que la recurrent arribi a afirmar que "l'ús concret de la marca era un element intranscendent" no fa sinó reforçar la manca de fonament de la seva posició: reconèixer que l'ús és irrellevant en un assumpte on el nucli del debat rau precisament en el risc de confusió -el qual, per definició, es projecta sobre la percepció del públic cal entendre usuari- equival a prescindir de l'essència mateixa del dret marcari.

Pel que fa a la referència al fet que la marca hauria estat registrada per tercers en l'àmbit internacional o a l'existència de tercers titulars del signe B a Europa (com ara Suïssa), cal recordar que el dret marcari és territorial per naturalesa. Així, el fet que altres entitats hagin obtingut el registre de la marca en altres jurisdiccions no és rellevant per al cas andorrà si -com aquí ocorre- la societat demandada no acredita ostentar cap títol legítim que l'autoritzi a fer ús de la marca en el nostre territori.

Pel que fa a la distinció que pretén introduir la part recurrent entre marques figuratives i marques denominatives, cal manifestar, amb caràcter previ, que aquest plantejament parteix d'una premissa jurídicament errònia i doctrinalment superada: la suposada exclusivitat de la protecció de les marques figuratives únicament pel conjunt gràfic global i no pels elements lingüístics que la componen. Aquesta tesi, a més de contradir el contingut explícit de l'article 1.2 d de la Llei de Marques, ignora la pràctica consolidada en aquest àmbit.

L'article esmentat disposa expressament que poden constituir marca "a) les paraules, inclosos els noms de persona, les lletres, les sigles i les xifres; b) els signes figuratius com ara els dibuixos, els logotips, els segells, la forma del producte o del seu condicionament; c) les combinacions o els tons de colors; d) tota combinació dels signes esmentats en els punts a), b) i c)." (art. 1.2 Llei de Marques).

D'aquest precepte es desprèn, sense cap mena d'ambigüitat, que el legislador andorrà adopta una concepció unitària i àmplia de la marca, la qual inclou no només els signes estrictament gràfics, sinó també els signes denominatius, lingüístics i combinats. En conseqüència, una marca figurativa que integra una paraula determinada (com és el cas de "B") no pot ser interpretada com si la protecció recaigués exclusivament sobre l'aspecte visual o ornamental del conjunt, sinó que incorpora també el contingut verbal, especialment quan aquest és perfectament llegible i identificable pel públic.

Cal tenir molt present que en el dret marcari, el risc de confusió no es genera exclusivament per la coincidència visual, sinó també per la coincidència fonètica i conceptual. Així, quan una marca figurativa conté una denominació escrita amb caràcters estàndard, o, d'altra banda, fàcilment llegible, cal entendre que l'element denominatiu preval sobre la forma gràfica, en tant que és aquell que el consumidor mitjà reté, recorda i utilitza per referir-se al producte o servei en qüestió. Això és especialment cert en sectors com el financer, on la confiança del consumidor s'associa sovint a una marca verbal reconeguda.

Aquesta interpretació coincideix, a més, amb el principi de realitat econòmica que presideix la protecció marcària: el consumidor no percep una marca en termes jurídics sinó comercials, i quan dues marques contenen el mateix mot, encara que presentades amb diferències gràfiques menors (com el color, la tipografia o l'addició d'un sufix com ".ad"), el que preval és la identificació del terme verbal com a signe distintiu principal. D'aquesta manera, reduir l'abast protector d'una marca figurativa a la seva composició gràfica, excloent-ne el mot que hi figura, suposaria buidar de contingut el dret registral i desvirtuar la funció essencial de la marca.

Per tot això, cal concloure que la marca registrada per la societat demandant, tot i ser formalment figurativa, protegeix igualment el terme "B" com a signe distintiu verbal, de manera que l'ús posterior d'una marca que reprodueix aquest mateix terme (encara que amb un sufix addicional o en un format gràfic diferent), pot legítimament ser impugnat per causar un risc de confusió en la ment del públic. I això és així tant si es tracta d'una marca verbal com si es presenta en forma figurativa, sempre que el nucli denominatiu sigui idèntic o essencialment similar.

Aquest motiu del recurs també es veurà abocat al fracàs.

Cinquè- Costes

La part sosté que tindria una justa causa de litigar que impediria el triomf que tot i l'estimació de la demanda, comportaria que no se li haguessin d'imposar les costes.

Cal recordar el principi general segons el qual la imposició de costes s'associa al principi del venciment objectiu que vol que les costes s'imposin al litigant que ha vist desestimades les seves pretensions, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que justifiquin la controvèrsia entre les parts. En aquest sentit, la doctrina clàssica recollida a la Novel·la 82, capítol X de Justinià, admet que no s'imposin les costes si concorre una iusta causa litigandi. Tal com l'interpretava el jurista Vinnius, aquesta justa causa podia derivar de la foscor del dret, de la incertesa sobre els fets o de l'existència de divergències doctrinals rellevants entre els autors, de manera que, malgrat el venciment, no resultava equitatiu castigar la part amb les despeses del procés.

Ara bé, aquesta doctrina -que per exemple desenvolupàrem en la Sentència de 9 d'abril de 2015 (TSJC-293/14)- no troba cabuda en el cas que ens ocupa. No ens trobem davant una qüestió jurídica complexa, ni en presència de fets obscurs. Si aquestes indicacions es traslladen al supòsit que s'examina, resulta de les actuacions practicades que les parts avui litigants sigui personalment o a través de l'administrador de la societat demandada han mantingut un contenciós important amb relació a la marca controvertida. D'altra banda, no es pot considerar que el litigi que se suscitava atesos els antecedents de fet existents, presentés una notòria dificultat. Pel contrari, els termes en què se suscitaven resultaven clars, i existien diferents precedents judicials entre les mateixes parts litigants.

Tampoc el recurs pot prosperar.

Sisè- La desestimació del recurs comportarà que s'imposin a la part recurrent les costes ocasionades en aquesta alçada en mèrits de les previsions de l'art. 354.2 del CPC.

En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,

Decisio

DECIDEIX

DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la SOCIETAT COOPERATIVA XXXX en liquidació, contra la Sentència 96/2024 de data 16 de juliol del 2024 quina part decisòria confirmem íntegrament. Imposem a la societat recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.